Мастер-класс De Facto. Как избежать правовых рисков и денежных потерь при регистрации брендов и товарных знаков?
03.04.15. De Facto — С воронежского торгового центра «Армада» его челябинский тезка требовал круглых сумм за якобы пользование его товарным знаком. Челябинская компания первой запатентовала товарный знак на якобы такие же услуги. Подобные ситуации возникают сплошь и рядом. А с недавними изменениями патентного законодательства рисков для правообладателей стало еще больше. Как их избежать?
Материал опубликован в печатном журнале De Facto за апрель 2015 года.
Риск 1. Сходные названия могут быть не зарегистрированы Роспатентом
Украинская кондитерская компания «Рошен» была вынуждена выплатить 212 млн рублей российскому производителю «Рот Фронт» за производство и продажу конфет под названием «Ласточка-певунья». В компании «Рот Фронт», вовремя запатентовавшей советское название популярных конфет «Ласточка», усмотрели в этом незаконное использование товарного знака. Судебные тяжбы длились без малого 4 года, в течение которых требуемая сумма выросла с первоначальных 30 млн рублей до 212.
Когда «Рошен» попыталась официально зарегистрировать «Ласточкупевунью», Роспатент отказал в регистрации, мотивируя тем, что сходное запатентованное название уже есть.
При этом еще несколько лет назад возможно было зарегистрировать наименования продукции, отличающиеся прилагательным, эпитетом. Сегодня после постановления Высшего арбитражного суда по делу «Ласточки» невозможна регистрация даже сходных названий, дополненных эпитетами, если товары однородны. Например, если «Ласточка» — это конфеты, а «Ласточка-певунья» — караоке-клуб, то проблем не возникнет. Если и то, и другое конфеты — увы, регистрация невозможна.
Как избежать? Перед тем как придумывать название новым товарам или услугам, нужно через патентное бюро или патентного поверенного провести мониторинг и убедиться, что оно не имеет совпадений с названиями однородных товаров и услуг, уже зарегистрированными. Условно говоря, если кем-то из ваших коллег по отрасли уже зарегистрировано слово «муха» как товарный знак, то вы не сможете зарегистрировать «зеленая муха», но можно зарегистрировать устойчивое, фразеологическое выражение «под мухой», которое несет иной смысл. Если же у вас уже было зарегистрировано сходное название, то перерегистрировать его смысла нет. В целом суть такова, что подбирать название нужно не только с маркетологом, ориентированным на его благозвучие, но и с патентоведом. Если этого не сделать, то вполне вероятно, что через некоторое время вы узнаете, что это наименование зарегистрировано фирмой, скажем, из Владивостока, получите иск и будете вынуждены сменить его и выплатить круглую сумму. И все ваши усилия по рекламе и продвижению имени на рынке пойдут прахом.
Риск 2. Если включать в свидетельство товарного знакапродукцию, которую компания не планирует производить,то регистрации на нее можно лишиться
Раньше процедура регистрации товарного знака была дешевой, и бизнесмены привыкли «набирать» (включать в свидетельство о регистрации знака) множество товаров и видов деятельности, так сказать, с запасом. Но за последние 13 лет стоимость регистрации увеличилась в десятки раз. Однако многие продолжают указывать много товаров и услуг, хотя сегодня за это можно серьезно поплатиться. Пример: в Екатеринбурге был ИП, который, по сути, занимался услугами автосервиса, производством защит для днища автомобилей и позже начал выпускать металлорежущее оборудование. Но при регистрации товарного знака «Автом» указал огромный перечень производимых товаров: вышки для прыжков в воду и рельсы, швейные и стиральные машины... Роберт Бош бы ему позавидовал, если бы он реально все это выпускал. Также среди прочего был указан выпуск ручного инструмента. Воронежская же компания «Автом-2» занималась как раз выпуском последнего. И у нее возникла необходимость регистрации товарного знака для провоза продукции через таможню. Зарегистрировать же товарный знак оказалось невозможно: под ним уже якобы делают ручной инструмент в Екатеринбурге!
После судебных тяжб нам удалось доказать, что «коллега» из Екатеринбурга на самом деле инструмент не производит. Ему пришлось вычеркнуть все «лишние» наименования, и судебные издержки в размере 250 тыс. рублей тоже легли на него. А воронежская компания благополучно зарегистрировала товарный знак для своих нужд.
Как избежать? Прежде всего отказаться от стремления указать побольше видов деятельности «впрок». Если вы на сегодняшний момент не предлагаете данных товаров и услуг и не планируете начать их производить в течение 3 лет, не указывайте их. Известны случаи тех, кто ловил незадачливые компании на наличии таких фиктивных разделов, затаскивал их в суд и получал солидные компенсации.
Риск 3. При указании неточной формулировки при регистрации компания может столкнуться с тем, что ее название беспрепятственно зарегистрирует конкурент
Раньше девелоперы и магазины не могли зарегистрировать формулировку «услуги оптовой и розничной торговли» для обозначения своего вида деятельности. В Международной классификации товаров и услуг такого вида услуг просто нет. Роспатент ее включать не разрешал, приходилось вписывать какиелибо наиболее общие, более-менее подходящие формулировки — например, «продвижение товара для третьих лиц».
Сегодня регистрация с такой формулировкой не годится. Достаточно вспомнить громкое дело «Армады»: челябинская компания зарегистрировала торговый центр именно таким образом, а затем решила надавить на несколько торговых центров с аналогичным названием в других городах — в частности, в Липецке и Воронеже. Обратились с таким ультиматумом: вы нам платите деньги за лицензионный договор на использование нашего товарного знака. Липецкая «Армада» поначалу пошла на поводу и согласилась отчислять деньги, а Воронеж не согласился, они обратились в наше бюро за экспертным заключением. И суд подтвердил, что «продвижение товаров для третьих лиц», указанное у Челябинска, не является однородной услугам, которые предоставляет воронежская «Армада».
Как избежать? Сегодня Роспатент позволяет указывать при регистрации «услуги оптово-розничной торговли». Если у вас до сих пор указано «продвижение для третьих лиц», нужно как можно скорее перерегистрировать во избежание подобных «лицензионных захватов».
Риск 4. Если вы не учтете нюансов международной патентной системы, вам сложно будет выйти на экспорт под вашим товарным знаком
Например, вы торгуете продуктами питания и хотите продавать их в Германии. Если по нормам российского права вам достаточно указать вид деятельности «оптовая и розничная торговля», то на международном рынке нужно указать, какими конкретно продуктами, их видами вы торгуете.
Как избежать? Чтобы вам было проще при международной регистрации, уже при регистрации в России следует изучить нюансы патентной системы той страны, куда вы планируете экспорт.
Риск 5. При смене юридического адреса без уведомления Роспатента можно лишиться товарного знака
Если вы меняете почтовый адрес и не уведомите об этом Роспатент, то может возникнуть достаточно неприятная ситуация. Например, когда кто-то подает заявления в суд, чтобы оспорить ваш знак, все уведомления будут направляться на юридический адрес. И если вы ничего не отвечаете, на судебное заседание не приезжаете, то считается, что не существует вашей фирмы, она не ведет деятельность. Ваш знак просто аннулируют.
Как избежать? Нужно подавать заявление в Роспатент, уведомляющее о смене юридического адреса. Это несложная и недорогая процедура, но это нужно знать.
Риск 6. Обладая зарегистрированным доменом, но не зарегистрировав товарный знак на него, вы можете столкнуться с воровством вашего сайта
В российской и мировой практике право на товарный знак обладает большей силой, чем право на домен. Поэтому если вы зарегистрировали домен, но не потрудились зарегистрировать товарный знак, то тот, кто сделает это, будет обладать большими правами, чем вы. Автоматически он станет хозяином сайта.
Как избежать? Регистрируя домен, не забывайте зарегистрировать и товарный знак на него.
Автор: Дмитрий Василенко, директор «Патентного бюро Василенко и партнеров»
Справка:
«Патентное бюро Василенко и партнеров» основано в 2012 году. Занимается регистрацией товарных знаков, а также изобретений. Имеет судебную практику в сфере интеллектуальной собственности. Среди клиентов торговый центр «Армада», сеть «Центрторг», «Елецкое пиво», «Бристоль», завод «Воронежсельмаш», ВГАСУ и другие.
